La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sección 3ª), de 16 de Febrero de 2016, declara improcedente la concesión por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta “Quinielista.es” para la clase 41, relativa a servicios de esparcimiento, juegos de azar; servicios de apuestas, juegos de póker, blackjack, servicios de casino y bingos, organización de concursos, dada la oposición de SELAE, que exhibía la titularidad de marcas comunitarias y españolas similares por amparar genéricamente la marcas similares “1X2 Quiniela”.
Aunque la Oficina de Patentes y Marcas y la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendía que dicha marca era compatible con las registradas previamente por SELAE, el Tribunal Supremo opina lo contrario:
“La identidad aplicativa entre las marcas confrontadas es total, pues todas ellas protegen los mismos servicios de la clase 41 del Nomenclátor internacional. La similitud fonética y denominativa de los distintivos enfrentados resulta innegable, basados como están uno y otro en la relevancia de la denominación o raíz \»QUINIEL\», que se erige como el factor o componente con mayor capacidad identificativa en los signos comparados. La raíz \»QUINIEL-\», es el término caracterizador de ambas denominaciones y esta coincidencia no desaparece por el hecho de que se incorporen tanto gráficos como elementos denominativos complementarios. Y es que, con independencia del signo \»1X2\», o de la terminación \»-ista.es\» este elemento denominativo común «Quiniel» de las marcas confrontadas presenta una total identidad en los signos en liza y el examen de conjunto de éstos, la marca aspirante «Quinielista» y las marcas oponentes antes relacionadas, no permite concluir que presenten suficientes diferencias que permitan descartar definitivamente el riesgo de confusión. Entre «Quiniela» y «Quinielista» existe una clara semejanza de manera que esta última parece una derivación de la primera, sin que los aludidos elementos \»1X2\», o el añadido \»-ista.es\» incorporen una diferencia sustancial y suficientemente diferenciadora pues son mucho menos relevantes y carecen por sí mismos de dicha capacidad individualizadora y no constituyen, por ello, elementos característicos que permitan evitar el riesgo de confusión o de asociación entre los usuarios de las marcas. Estos últimos se verían inducidos a pensar, erróneamente, que la oferta de servicios amparada por cualquiera de ambas marcas, coincidentes en la raíz «QUINIEL-», tiene el mismo origen empresarial, lo que es contrario al designio que inspira el artículo 6 de la Ley de Marcas. En fin, el análisis de dichos distintivos en su conjunto, efectuado sin descomposiciones artificiosas, revela que existe una intensa semejanza denominativa, derivada de la preponderancia del término \»QUINIEL\» en uno (el aspirante \»Quinielista.es\») y otros (\»1X2 Quiniela\»), similitud que tampoco se desvirtúa por el elemento gráfico de la marca aspirante, que no tienen suficiente capacidad individualizadora pues la atención del consumidor se desplaza a la referencia nuclear \»Quiniel\» que prevalece. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado que cuando se trata de marcas notorias debe evitarse el riesgo de asociación que constituye \»un caso específico del riesgo de confusión\». Riesgo que claramente concurre en el supuesto que analizamos ya que los consumidores fácilmente tenderían a considerar que los servicios de apuestas presentados con los términos \»Quinielista.es\» forman parte de la familia de marcas \»Quiniela\» que identifican estos mismos servicios, esto es, fundamentalmente, juegos, quinielas deportivas y apuestas en general. En fin, conjunto de aspectos que el tribunal de instancia no ha tenido suficientemente en cuenta en este caso, por lo que procede casar la sentencia impugnada.”
